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涉外定牌加工是否可以抗辩商标侵权?

发布人:贾婷 律师 ????发布时间:2015-08-05 16:17

一、案情介绍

原告于某(以下简称“原告”)系“Roadage”注册商标的权利人,该商标核定使用商品类别为第12类:陆地车辆刹车;(略)。2014年9月,宁波梅山海关查获浙江A商贸有限公司(以下简称“被告”)出口墨西哥的一批共340箱2176个调整臂上标有“Roadage”、“ROADAGE”、“图形+Roadage”标识,涉嫌对原告注册商标构成侵权,原告接到海关通知后立刻申请保护措施,同时向宁波市北仑区人民法院提起商标侵权诉讼,诉请被告停止侵权、销毁涉案库存、并赔偿经济损失人民币50万元。

二、律师观点

本案在庭审过程中,被告提出的主要抗辩理由为:其在海关被查扣的产品系受墨西哥B工业集团有限公司(以下简称B公司)委托加工生产并出口往墨西哥,产品上所用标识系使用B公司在墨西哥注册的商标,因此其行为属于涉外定牌加工,并未使相关公众造成混淆,不会对原告的注册商标权造成损害,不应承担侵权责任;

对于被告所提的上述抗辩事由,原告方代理律师贾婷、诸永琪经仔细研究分析后认为该抗辩既不符事实,也缺少法律依据,主要理由有以下两方面:

首先,所谓涉外定牌加工行为是指境内加工方根据境外定作方之要求,将特定商标标识于商品上,并直接将商品出口境外的行为。本案中,被告系一家从事外贸出口业务的公司,无论其经营范围还是其实际经营能力均不具备生产加工涉案产品的能力,并且被告也无法提供B公司的委托加工授权如定作合同、代加工协议等来证明自己实施过相应的行为。因此,被告的行为并不能被认定为涉外定牌加工。

其次,即使假设被告的行为构成涉外定牌加工,能否作为其不构成商标侵权的抗辩理由?对此,从相关案例来看,当今司法实践中存在争议,第一种观点认为当涉外定牌加工行为中商标的使用发生在境外,且在境内并没有流通使用行为,则基于商标具有识别性的特质,此时对境内相关公众不会造成混淆或误认,故该种情况下的涉外定牌加工行为不视为我国《商标法》意义上的商标使用,不构成商标侵权。而第二种观点则认为,在此类案件中涉外商标并未在境内注册,不受我国法律保护,且《商标法》及有关法律、司法解释并未对“相关公众”作地域限制,反之,《中华人民共和国知识产权海关保护条例》明确禁止侵犯知识产权的货物出口,涉外定牌加工的商品亦不符合《海关总署令第30号(中华人民共和国海关对过境货物监管办法)》对“过境货物”的定义,故此涉外定牌加工行为并不能作为免除商标侵权责任的理由。而本案中,原告代理律师亦主张第二种观点,被告的抗辩理由并无法律依据,其仍应承担商标侵权责任。

三、案件结果

本案在庭审中,原告律师充分阐明以上代理意见并得到主审法官采纳,法院依法支持了原告要求被告停止侵权并赔偿经济损失的诉请。

四、法条链接

1、《商标法》第五十七条第(二)、(三)项 有下列行为之一,均属侵犯注册商标专用权;

……

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

……

2、《商标法》第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

3、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第三条 国家禁止侵犯知识产权的货物进出口。

4、《海关总署令第30号(中华人民共和国海关对过境货物监管办法)》第二条 本办法所称“过境货物”系指由境外起运,通过中国境内陆路继续运往境外的货物。

五、冀望

通过本案及同类型案例的代理,律师希望未来国家有关机关可以针对“商标使用”、“涉外定牌加工”等具体界定出台进一步的解释,以便更好地维护商标权利人的合法权益。

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